Nomes de domínio | Por Prof. Carlos Affonso Pereira de Souza

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1 Nomes de Domínio

1.1 Roteiro de aula

1.1.1 Surgimento e função dos nomes de domínio

1.1.2 Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas

1.1.2.1 A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI

1.1.2.2 Questões práticas sobre as decisões da OMPI

1.2 Casos geradores

1.2.1 Caso 1 – Nomes e Nomes de domínio

1.2.2 Caso 2 – Murakami x Nabucco

2 Índice

 Nomes de Domínio

Ementário de temas: Surgimento e função dos nomes de domínio – Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas – A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI – Questões práticas sobre as decisões da OMPI

Leitura obrigatória: LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005; pp. 102/123.

Leituras complementares: PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso. “A Resolução de Conflitos entre Marca e Nome de Domínio na Organização Mundial de Propriedade Intelectual”, in Ricardo Ramalho Almeida. (Org.). Arbitragem Interna e Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; pp. 142/164. ______________ , in LEMOS, Ronaldo e WAISBERG, Ivo. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões polêmicas. São Paulo: RT, 2003; pp. __.

Roteiro de aula

Surgimento e função dos nomes de domínio

 A Internet é uma rede de computadores interligados entre si. Para que a comunicação entre cada um dos inúmeros computadores ligados na rede aconteça, é preciso que um computador seja capaz de encontrar o outro.

Desde o final da década de 60, um grupo denominado “Força Tarefa de Engenharia da Internet” (Internet Engineering Task Force) foi criado para propor soluções sobre como resolver esse obstáculo. A solução proposta por esse grupo deu-se por meio da criação de um standard, isto é, um padrão que permitisse a todos os computadores conectados falarem a mesma língua e encontrarem uns aos outros no ambiente da rede.

Esse standard levou à estruturação do sistema de nomes de domínios e de números IP – de Internet Protocol –, que, em última análise, foi o elemento fundamental para o surgimento da Internet. Para encontrar uma determinada página na Internet, é preciso digitar um endereço eletrônico no programa de navegação. A digitação desse endereço permite ao programa de navegação encontrar o número no qual a página procurada está armazenada. Esse procedimento acontece de modo automático, sem que o usuário sequer perceba a operação. Porém, isso nem sempre foi assim…

Antes do uso dos nomes de domínio – tais como www.fgv.br –, apenas números eram utilizados. Por meio desses números, um computador encontrava outro na rede. Esses números têm uma forma parecida com 200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117. Eles desempenham a mesma função que os nomes de domínio, qual seja, permitir que um computador encontre outro na rede.

Por motivos óbvios, os nomes de domínio surgiram como um mecanismo para facilitar a memorização e a utilização dos endereços na Internet, já que é muito mais fácil lembrar e utilizar um endereço como www.msn.com do que digitar um número como 207.68.176.250.

Os conflitos sobre nomes de domínio começaram a surgir a partir do fato de que só pode existir um único nome para cada endereço numérico – ou grupo de endereços numéricos – que se pretende acessar.

Conseqüentemente, duas pessoas interessadas em registrar o mesmo nome para permitir que usuários da Internet possam lhes visitar as páginas na rede poderão entrar em uma potencial disputa – ou o nome levará à página de uma pessoa ou levará à página da outra.

Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas

O registro de nomes de domínio que refletem, de forma direita ou indireta, marcas detidas por terceiros tornou-se conduta reiterada na Internet, angariando as atenções dos especialistas em propriedade industrial.

Essa situação foi proporcionada pelo sistema adotado para o registro de nomes de domínio concernente na política do “first come, first served”. Ou seja, quem primeiro apresentar o requerimento para registro do nome de domínio será, salvo algumas exceções, o seu titular.

O cenário de conflito se tornou realidade com uma série de registros realizados por pessoas que nenhuma relação possuíam com determinada marca, muitas vezes já registrada no INPI. Diversas decisões foram proferidas sobre o assunto. No caso abaixo, por exemplo, uma empresa foi impedida de utilizar o nome de domínio “ignoticias.com.br” por conta de ação movida pela Internet Group do Brasil Ltda, titular de diversas marcas registradas que possuem como sinal característico à expressão “IG”:

“Concorrência desleal. Internet. Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação do uso de nome de domínio na Internet. Confronto entre nome de domínio registrado na FAPESP – Fundação de Amparo `a Pesquisa do Estado de São Paulo e, de outro lado, outros nomes de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de industria e comércio depositadas no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo e característico a expressão “IG”. Pedido de liminar especifica prevista na Lei n. 9.279/96, artigo 209, parágrafo 1. (Lei da Propriedade Industrial), objetivando a abstenção de uso do nome de domínio “IGNOTICIAS” pela ré até o julgamento da apelação, deferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Sentença de procedência do pedido, determinando, após o trânsito em julgado, expedição de oficio `a FAPESP para cancelamento do registro do nome de domínio “IGNOTICIAS.COM.BR”. Interposição de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Caracterização de concorrência desleal passível de prejudicar a reputação ou os negócios da autora, pelo estabelecimento de confusão entre produtos e serviços. Caráter meramente declaratório e sem efeito vinculativo para terceiros do registro na FAPESP. Limites ao exercício da livre concorrência. Direito do titular da marca ou seu depositante de zelar pela respectiva integridade material ou reputação. Improvimento do apelo.”

Acrescente-se a esse panorama a restrita aplicação do princípio da especialidade no que se refere aos nomes de domínio. No campo do direito de marca, a colidência entre marcas é de certa forma reduzida pela existência de diversas classes, para as quais se solicita o registro.

No caso dos nomes de domínio, o número de domínios de primeiro nível (“.com”, “.org”, “.edu”, etc), que especializam a atividade a ser desenvolvida no endereço eletrônico, é mais reduzido. Sendo assim, tem-se buscado ampliar a quantidade de domínios de primeiro nível para registro a nível internacional como forma de apaziguar essa difícil coexistência.

Visando ao deslinde do referido impasse, a ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entidade responsável pelo desenvolvimento de uma gestão internacional para os nomes de domínio, com o auxílio da OMPI, desenvolveu uma Política Uniforme a ser aplicada pelas entidades encarregadas de registrar nomes de domínio, prevendo uma forma alternativa de resolução de conflitos emergentes desse registro.

A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI

Aprovada pela ICANN em 24.10.1999, a Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP) disponibiliza aos legítimos titulares do direito de marca um procedimento administrativo para a resolução de conflitos derivados do registro e uso indevido de nome de domínio que corresponda à sua marca.

A referida Política se aplica aos nomes de domínio: (i) terminados com os domínios de primeiro nível como “.com”, “.net”, “.org”; (ii) terminados com os novos domínios de primeiro nível, tais como “.biz”, “.info”, “.name”, etc; e (iii) terminados com os country codes top level domains (ccTLDs) dos países que tenham voluntariamente adotado a Política.

Na mesma data foi aprovado o Regulamento da Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), estabelecendo as regras procedimentais a serem adotadas para a resolução dos conflitos. Convencionou-se que o procedimento administrativo seria gerido por entidades credenciadas pela ICANN, dentre as quais se destaca a OMPI.

Tendo colaborado na redação da Política e do Regulamento, a OMPI, através do seu Centro de Arbitragem e Mediação, estabeleceu-se como a principal entidade a disponibilizar um procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio.

O procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI possui cinco etapas a serem cumpridas, de acordo com a regulamentação vigente.

Inicialmente, o Requerimento (Complaint) da parte lesada em seu direito de marca deve ser submetido ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. O envio do instrumento poderá ser realizado através de correio eletrônico, devendo ser igualmente encaminhada uma via original e quatro cópias por meio não eletrônico.

O Requerimento, de acordo com o item 4 (a) da Política, deverá demonstrar que: (i) o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio; e (iii) o Demandado registrou e utiliza o nome de domínio com má-fé.

De acordo com o item 4 (b) da Política, determinadas circunstâncias poderão ser apontadas pelo Demandante no sentido de se comprovar a má-fé existente no registro e utilização do nome de domínio, tais como: (i) o intuito de aluguel ou revenda para o titular da marca refletida pelo nome de domínio; (ii) o intuito de impedir que o legítimo titular da marca possa explorá-la plenamente na Internet, não sendo o Demandado da mesma área de atuação do Demandante; (iii) o intuito de obstar os negócios de um competidor; e (iv) o intuito de obter lucro, valendo-se da clientela alheia, através de semelhança/confusão com marca de terceiro.

Em seguida, atestando a conformidade do Requerimento às normas pertinentes, será enviada notificação ao Demandado, solicitando que o mesmo apresente a sua Resposta (Response) em 20 (vinte) dias, de acordo com o item 5 (a) do Regulamento.

Na elaboração da Resposta, o item 4 (c) da Política estabelece as seguintes situações que poderão ser provadas pelo Demandado como forma de elidir a alegação de má-fé no registro e utilização do nome de domínio: (i) antes de qualquer notificação relativa ao procedimento administrativo o Demandado já utilizava, ou se preparava para utilizar, o nome de domínio para realizar a oferta de bens ou a prestação de serviços em boa-fé; (ii) o Demandado é usualmente conhecido pelo nome de domínio, mesmo na ausência de direito de marca; e (iii) o Demandado explora o nome de domínio de forma não comercial, sem intenção de lucrar às custas de clientela alheia.

Caso não seja possível submeter a Resposta no prazo assinalado pelo Centro, pode o Demandado solicitar dilação de prazo, apresentando razões para esse pedido. O acolhimento é de inteira discricionariedade por parte do Centro. No caso Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel vs. Gustavo Teles, o Centro negou a prorrogação de prazo , ao contrário do que ocorreu no caso Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. vs. Vendo Domain Sale, no qual o Demandado alegou estar em viagem quando do envio das notificações, apresentando como prova uma passagem aérea.

Caso o Demandado não apresente qualquer Resposta, o Centro declarará a sua revelia, constituindo em seguida o Painel, que poderá realizar as inferências que julgar pertinentes relativamente à revelia do Demandado, consoante a prescrição do item 14(b) do Regulamento.

Recebendo ou não a Resposta, o Centro formará o Painel Administrativo que proferirá a decisão sobre a controvérsia. O Painel Administrativo é composto por um ou três membros independentes e imparciais apontados pelo Centro. A opção entre um ou três membros cabe às partes.

Os membros do Painel Administrativo são escolhidos dentre os nomes constantes de uma lista do Centro, sendo pessoas selecionadas com base em sua notória reputação ilibada, imparcialidade, e experiência no campo da propriedade intelectual internacional e comércio eletrônico. Constam da lista mais de 250 nomes, provenientes de mais de 42 países.

A decisão do Painel Administrativo, caso favorável ao Demandante, poderá determinar a transferência do nome de domínio em disputa para o mesmo. A maior parte das decisões proferidas pelo Centro costumam a ser nesse sentido.

O conteúdo das decisões do Painel, além de determinar a transferência do nome de domínio, poderá ordenar o seu cancelamento ou, caso a disputa transcende o escopo da Política, pronunciar-se pela impossibilidade de se chegar a uma conclusão nos estreitos limites do procedimento administrativo.

Uma vez tendo sido proferida a decisão, o Centro notificará as partes envolvidas do seu conteúdo. Em sendo a decisão favorável ao Demandante, caso o Demandado não ingresse em Juízo nos 10 (dez) dias posteriores ao recebimento da notificação, deverá a entidade responsável pelo registro implementar a decisão do Painel, transferindo ou cancelando o nome de domínio.

Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de grande parte da doutrina nacional e estrangeira denominar o procedimento administrativo na OMPI aqui enfocado de “arbitragem”, a referida denominação merece reparos. Segundo aponta José Carlos Erdozain, a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário visando rever a decisão proferida pelo Painel Administrativo impede a perfeita caracterização de um procedimento arbitral.

O procedimento dura entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do Requerimento do Demandante e os custos variam de US 1.500 (mil e quinhentos dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 1 (um) até 5 (cinco) nomes de domínio, sendo o Painel que decidirá o caso composto por apenas 1 (um) membro até US 4.000 (quatro mil dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 6 (seis) até 10 (dez) nomes de domínio, sendo o Painel composto por três membros.

Questões práticas sobre as decisões da OMPI

A OMPI já proferiu um número considerável de decisões sobre conflitos envolvendo nomes de domínio, sendo hoje, indiscutivelmente, a entidade credenciada pela ICANN que mais recebe Requerimentos para análise de tais litígios.

Sendo assim, diversos pontos polêmicos relativamente à interpretação da Política e seus Regulamentos foram enfrentados pelos árbitros em diversas decisões, propiciando o desenvolvimento de uma jurisprudência ativa e em constante revisão.

Para lograr a transferência do nome de domínio para si, como visto, deve o Demandante provar três situações: (i) que o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo relativamente ao nome de domínio; (iii) que o registro e a utilização do nome de domínio pelo Demandado estão eivados de má-fé.

Cumpre observar que o Demandante deverá provar todas as três situações, dado que, conforme asseverou o Painel Administrativo no caso Rapido TV Limited vs Jan Duffy-King, a Política visa coibir o registro indevido de nomes de domínio, somente afastando o princípio “qui prior est tempore, potior est jure” quando exista uma clara e incontestável violação do direito de marca de terceiro.

Em seguida passa-se a explorar algumas particularidades de cada situação a ser provada pelo Demandante, com base na jurisprudência do Centro.

(a) Identidade ou Semelhança

Para se provar a identidade ou a semelhança do nome de domínio registrado relativamente à marca detida pelo Demandante, cumpre ao mesmo comprovar em primeiro lugar que possui direitos legítimos sobre a marca que reputa lesionada pelo nome de domínio.

Superada essa primeira avaliação, cumprirá ao Demandante demonstrar que a marca e o nome de domínio são idênticos ou semelhantes, sendo possível causar confusão a terceiros.

Nesse sentido já se decidiu que o acréscimo de termos genéricos ao nome que consubstancia a marca em nada afasta a possibilidade de caracterização da identidade ou semelhança. No caso Nike, Inc vs. Farrukh Zia, decidiu o árbitro Thomas Halket que os nomes de domínio “enike.com” e “e-nike.com” deveriam ser transferidos para a empresa multinacional de materiais esportivos, dado que o acréscimo da letra “e” apenas caracteriza a versão eletrônica ou veiculada através da Internet de algum produto. Rebateu ainda o árbitro o singelo argumento do Demandado que alegava não serem os domínios idênticos ou semelhantes à marca “nike”, por possuírem cinco ou seis caracteres, enquanto a marca possuía apenas quatro.

Da mesma forma, o simples acréscimo de informações geográficas à marca não descaracteriza a identidade ou semelhança. O assunto foi largamente debatido no caso Dell Computer Corporation vs. MTO C.A. e Diabetes Education Long Life, envolvendo o registro de diversos nomes de domínio como “dellbrasil”, “delljapan”, “dellkuwait” e outros oitenta nomes de domínio, apresentando variações geográficas sobre a marca do Demandante.

Muito comum nos casos decididos pelo Centro é a utilização indevida por parte de terceiros da marca em seu plural, valendo-se da adição de uma letra “s” ao final da marca. Conforme relatado no caso InfoSpace.com, Inc vs. Registrar Administrator Lew Blanck, o simples acréscimo da letra “s” também não obsta a prova da identidade ou semelhança.

Na mesma direção, a redução de caracteres também não afasta a possibilidade de enquadramento no requisito relativo à identidade ou semelhança entre a marca e o nome de domínio. Tome-se o exemplo do caso Société du Figaro vs. Tropic Telecom, onde a Demandada registrou o nome de domínio “figaromagazine.com”, apenas retirando a expressão “le”, que caracteriza a publicação francesa “Le Figaro Magazine”.

Em situação semelhante, o árbitro Pierre Kobel, ao decidir o caso Marie Claire Album S.A. vs. Buy This Domain, apontou que no registro por parte do Demandado do domínio “marieclairemagazine.com”, a adição do termo “magazine” apenas enfatiza a semelhança entre a marca e o nome de domínio, incrementando a possibilidade de confusão, pois retrata justamente o gênero do produto desenvolvido pelo Demandante.

Em outro caso no qual a questão da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio obteve destaque foi o relacionado com os nomes de domínio “mtvalbums.com” e “mtvcharts.com”. Nesse caso, assim como no da empresa Dell acima referido, o Demandado alegou ao Painel Administrativo que o nome de domínio refletia a denominação de uma pessoa jurídica de sua propriedade (Mega Top Video Albums).

O Painel decidiu pela semelhança entre a marca e o nome de domínio , transferindo o último para o Demandante após analisar os outros dois requisitos do item 4(a) da Política, sob o fundamento de que a constituição da empresa Mega Top Vídeo Albums se deu logo após o recebimento de uma notificação extra-judicial endereçada pelo Demandante ao Demandado, denotando má-fé.

É imperioso, como já se ressaltou, que o Demandante faça em primeiro lugar prova de sua titularidade sobre a marca lesionada. Nessa direção, o Painel decidiu pela improcedência do Requerimento apresentado no caso Multi Thématiques vs. Matthew C. Harper, sob o fundamento de que o Demandante não possuía ainda o registro do nome “Luxury Channel”, com o qual identificava o seu website.

(b) Direito ou Legítimo Interesse

Além da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio, cumpre ao Demandante provar que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre a expressão refletida no nome de domínio.

Sendo assim, já se decidiu no caso Barney´s, Inc. vs BNY Bulletin Board que o simples registro do nome de domínio não confere por si só o direito ou legítimo interesse sobre o mesmo.

É importante demonstrar que o Demandado não possui qualquer relação com o Demandante, legítimo proprietário da marca refletida no nome de domínio. Caso as partes tenham celebrado qualquer espécie de contrato no passado, faz-se necessário elucidar a relação atual entre as partes, de forma a evidenciar o término da relação contratual.

Assim, observe-se que a decisão proferida no caso Nike, Inc vs Granger and Associates, o qual envolvia o nome de domínio “niketown.com”, registrado pelo Demandado quando prestava serviços de consultoria de marketing para o Demandante. Tendo o contrato sido rescindido, o Demandado não transferiu o nome para o Demandante, dando ensejo ao Requerimento apresentado ao Centro.

Um aspecto bastante debatido relativamente à existência de direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o nome de domínio é a possibilidade de registro e exploração do domínio que reflete determinada marca com o intuito de se criticar os produtos ou serviços que a identificam.

No caso Metro de Madrid, S.A. vs. Ignácio Allende Fernández, alegou o Demandante ter registrado o nome de domínio “metromadrid.com” para veicular críticas ao serviço prestado pela Demandante, empresa concessionária que opera o metrô da cidade de Madrid.

Entendeu o painel que ao se afirmar que o Demandado não possuía quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio não se estaria negando o seu direito constitucional à liberdade de expressão, tendo em vista que não havia motivo para que as críticas fossem realizadas justamente através de nome de domínio que reflete diretamente o nome empresarial do Demandante.

Enfocando-se a mesma questão jurídica, mas sobre pressupostos fáticos diametralmente opostos, já decidiu o Painel Administrativo no caso Nintendo of America, Inc. vs. Alex Jones que tendo o Demandado registrado o nome de domínio para desenvolver um fã-clube relativo aos produtos do Demandante, também não se tem presente qualquer direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o domínio.

O cerne da questão, seja na elaboração de website para criticar ou elogiar, não está no conteúdo da página eletrônica a ser desenvolvida, mas sim no fato de que o registro do nome de domínio que reflete a marca de terceiro impede que o mesmo determine como a sua marca e produtos relacionados vão ser utilizados na Internet.

Consoante a decisão do caso acima indicado, muito embora tenha o Demandado todo o direito de incentivar a divulgação dos produtos do Demandante, esse simples fato não gera qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio que reflete diretamente marca registrada e explorada pelo Demandante.

(c) Registro e Uso de Má-Fé

A prova do registro e uso de má-fé do nome de domínio é o requisito que mais provoca discussões nas decisões proferidas pelos Painéis, tendo sido os dispositivos do item 4 (b) e (c) da Política alvos de intenso trabalho interpretativo por parte dos árbitros.

Uma forma bastante usual de se demonstrar a má-fé no registro do nome de domínio é procurar localizar a data em que o domínio foi registrado. No caso CLT-UFA societe anonyme vs This Domain is for Sale / Sean Gajadhar, conseguiu-se provar que o registro do nome de domínio “rtlgroup.com” foi realizado dois dias depois do anuncio da fusão de duas grandes empresas de telecomunicações européias, sendo uma delas proprietária da marca RTL, o que enfatizou o intuito inescrupuloso do registro.

No primeiro caso a ser decidido através do procedimento administrativo da OMPI, decidiu o Painel no caso World Wrestling Federation Entertainment vs Michael Bosman que o contato por parte do Demandado ao Demandante com o intuito de vender o nome de domínio constitui, por si só, uso de má-fé do mesmo.

A controvérsia sobre a caracterização da má-fé na utilização do nome de domínio surgiu no caso em tela uma vez que o Demandado não desenvolveu um website sobre o domínio, mas se entendeu que o contato realizado para a venda do domínio, em valor muito acima daquele despendido com o registro, já é o bastante para caracterizar a utilização de má-fé requerida pela Política.

Em outro caso sempre referido pelas decisões do Centro (Telstra Corporation Limited vs Nuclear Marshmallows), decidiu-se que o Demandante deve provar tanto o registro como a utilização de má-fé do nome de domínio. Assim sendo, caso o Demandado não apresente Resposta, não se comunique com o Demandante para venda do domínio, nem desenvolva website, ainda assim poder-se-á caracterizar o uso de má-fé do nome de domínio, dependendo das circunstâncias do caso.

No caso mencionado as seguintes circunstâncias concorreram para essa conclusão: (i) a marca do Demandante é bastante conhecida na Austrália e em outros Países; (ii) o Demandado não comprovou qualquer oferta de bens ou prestação de serviços de boa-fé; (iii) o Demandado não tomou qualquer medida para revelar a sua identidade, atuando sob nome empresarial inválido; e (iv) o Demandado informou à entidade responsável pelo registro de nomes de domínio detalhes para contato que se provaram falsos.

Para a constituição de uso de má-fé o simples direcionamento dos usuários que acessam o nome de domínio em discussão para outro site pode ser considerado como evidência das intenções do Demandado, conforme se alegou no caso Nike, Inc vs Circle Group Internet, Inc, envolvendo o nome de domínio “justdoit.com”.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no item 10(a) do Regulamento, o Painel pode utilizar a Internet para acessar os nomes de domínio envolvidos na disputa e verificar se um website foi desenvolvido ou se o domínio está ativo. Esse procedimento foi de extrema importância para compreender os efeitos da revelia no caso Banco do Brasil vs Sync Technology, sendo o mesmo expediente utilizado nos casos TV Globo Ltda. vs Henri Koliver e TV Globo Ltda. vs. Burak Akgul.

Outra circunstância que denota o intuito de má-fé na utilização do nome de domínio consiste na efetuação do registro de forma a trazer para si clientela alheia, em flagrante ato de concorrência desleal. Essa foi a hipótese do caso Six Continents Hotels vs Damir Kruzicevic, envolvendo o nome de domínio “holidayinns.com”. O Demandado explorava no referido domínio uma página sobre hotéis, justamente o ramo de atividades do Demandante, cuja marca Holiday Inn é conhecida internacionalmente.

Vale esclarecer, por fim, que não poderá o Demandado alegar que somente conseguiu obter o registro de nome de domínio que reflete a marca do Demandante porque esse último foi negligente e não efetuou o registro a tempo. Conforme os termos bem postos pelo panelista argentino Antonio Millé, ao decidir o caso Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel vs. Kevin McCarthy, o Demandante não deve ser obrigado a registrar o nome de domínio que reflita a sua marca em todos os gTLDs e ccTLDs disponíveis para evitar o registro indevido por parte de terceiros.

No caso em tela, entendeu o Painel Administrativo que essa medida jamais poderia encorajar o correto desenvolvimento da Internet, sendo razoável que o Demandante tenha concentrado seus esforços na exploração do nome de domínio “embratel.com.br”, reagindo a posteriori contra o registro indevido de nomes de domínio que reflitam a sua marca.

Casos geradores

Caso 1 – Nomes e Nomes de domínio

No biênio 2006/2007, o jogador de futebol Obina foi a grande revelação do time do Flamengo. A habilidade do centro-avante foi decisiva quando o clube mais precisou de seus talentos. Para celebrar as suas conquistas, o jogador registrou o nome de domínio www.obina.com.br e www.obina.com.

Suponha agora que uma empresa de telecomunicações resolva lançar no mercado um sistema de travamento e identificação de chamadas telefônicas chamado OBina. A empresa não apenas registrou no INPI a marca nominativa que diretamente reproduz o signo em questão, como também pretendia registrar o nome de domínio que identifica a sua marca (obina.com.br). O objetivo da empresa com o nome de domínio é desenvolver um website que esclareça as principais características do sistema e ofereça dicas sobre segurança na utilização de telefones.

A empresa, após uma consulta aos sites www.nic.br e www.netsol.com/cgi-bin/whois/whois, descobre que o jogador Obina já havia registrado essa página há dois anos, e que utilizava a mesma para narrar a sua trajetória futebolística.

A empresa ingressa então com uma ação judicial contra o jogador, solicitando que o mesmo desista de utilizar esse nome de domínio e transfira o mesmo imediatamente para ela.

O fundamento para tal ação proposta pela empresa é a violação do direito de marca, já que a expressão OBina é uma marca registrada no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – há mais de três anos, detida pela empresa de telecomunicações.

Se você fosse o juiz do caso, como decidiria? Justifique.

Caso 2 – Murakami x Nabucco

Nabucco Enterprises e Murakami Corp. são duas empresas multinacionais especializadas na construção de ferrovias e materiais relacionados a estradas-de-ferro. Em 2004, a Nabucco Enterprises, empresa de origem francesa, iniciou a sua operação no Brasil, motivo pelo qual registrou o nome de domínio www.nabuccoenterprises.com.br para o seu website.

Em 2005, a Murakami Corp., empresa de origem japonesa, decidiu instalar uma fábrica de materiais relacionados à ferrovia no Brasil. Entusiasmados com a possibilidade de iniciar as suas atividades no Brasil, os executivos da Murakami logo descobriram que o nome de domínio www.murakamicorp.com.br não estava disponível para registro. Curiosamente, o referido nome de domínio não apenas havia sido registrado por terceiro, sem qualquer ligação com a empresa, como esse terceiro era justamente a Nabucco Enterprises, sua principal concorrente. Adicionalmente, quando o internauta digita o nome de domínio www.murakamicorp.com.br, ele é automaticamente encaminhado ao website da Nabucco Enterprises.

Em regime de urgência, os executivos japoneses da Murakami Cop. solicitam o seu parecer sobre como enquadrar legalmente a conduta de sua concorrente. Afirmam os mesmos que essa conduta da Nabucco Enterprises tem causado grandes prejuízos para a sua empresa, uma vez que potenciais usuários do seu website no Brasil têm sido desviados para o website da rival. Todavia, lembram os mesmos que a Murakami Corp. ainda não possui qualquer pedido de registro de marca no Brasil. Qual seria a sua resposta aos executivos da empresa japonesa?

Índice

Desafios da PI e Modelos de Regulação

Direitos Autorais – Princípios Gerais

Direitos Autorais – Circulação da obra, limitações e exceções

Licenças Públicas Gerais (Creative Commons)

Modelos de Negócio da Web

Patentes

Marcas

Concorrência desleal

Nomes de domínio

Software e Software Livre

Sociologia da Propriedade Intelectual (Commons Sociais)

Indicação Geográfica e Conhecimentos Tradicionais

Sistema Internacional da Propriedade Intelectual

Tratado de Radiodifusão, TV digital, DRM

Padrões Abertos

Apostila de Propriedade Intelectual em pdf

*Com informações do Prof. Carlos Affonso Pereira de Souza

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